Domjur.nl

Eiser is LEGO Juris, de juridische tak van de LEGO Group die beroemd is voor de productie van LEGO-speelgoed. De LEGO-group is rechthebbende op een groot aantal merken met het element “LEGO”. Verweerder is Stichting RIBW ZWWF, een organisatie uit de geestelijke gezondheidszorg. De stichting biedt begeleid wonen aan in combinatie met dagactiviteiten. Één van deze activiteiten heet “LEGO Formula”, waarbij mensen met ASD (Autistic Spectrum Disorder) modellen maken met tweedehands lego en die vervolgens op internet verkopen. Hiervoor heeft gedaagde de domeinnaam gebruiktlego.nl geregistreerd. Eiser vordert overdracht van de domeinnaam.

De domeinnaam is niet identiek aan de merken van eiser, desondanks is er sprake van verwarringwekkende overeenstemming omdat het element “lego” dominant is in de domeinnaam en de domeinnaam onderscheidend vermogen geeft. De domeinnaam omvat het merk LEGO volledig. Hierdoor is verwarring bij het relevante publiek te duchten.

De vraag waar de geschillenbeslechter zich over buigt is of een organisatie merkenrechtelijk beschermde goederen opnieuw kan verkopen en een domeinnaam kan gebruiken waarin het merk geheel voorkomt. Een verkoper kan bona fide goederen aanbieden en zo een legitiem belang hebben als hij voldoet aan de Oki Data criteria. De geschillenbeslechter acht het noodzakelijk om te kijken naar het feitelijke gebruik van de domeinnaam. De geschillenbeslechter verwijst tevens naar uitspraken van het Europees Hof van Justitie, die eenzelfde lijn volgen. In BMW v. Deenik zegt het Hof dat artikel 5 tot en met 7 van de Richtlijn 89/104 de rechthebbende op een merk niet de bevoegdheid geeft om het gebruik van het merk door een derde te verbieden, tenzij de indruk wordt gewekt dat er een commercieel verband is tussen de derde en de rechthebbende. In Gillette v. LA-Laboratoires herhaalt het Hof expliciet dat er geen sprake is van “eerlijk gebruik” als de indruk wordt gewekt dat er een commerciële relatie bestaat tussen de derde en de rechthebbende op het merk.

De Oki Data criteria houden in dat:
-Verweerder moet daadwerkelijk de goederen of diensten die hier aan de orde zijn aanbieden;
-Verweerder moet de website gebruiken om uitsluitend de merkenrechtelijk beschermde goederen te verkopen (het merk mag niet als lokaas gebruikt worden);
-De website moet nauwkeurig onthullen wat de relatie is tussen de rechthebbende op de site en de rechthebbende op het merk;
-Verweerder mag geen monopolie verkrijgen in domeinnamen, zodat de rechthebbende op een merk niet meer zijn merk kan gebruiken in een domeinnaam.

De website in kwestie bevat geen LEGO-merk, ook is er geen disclaimer die onmiddellijk duidelijk maakt dat verweerder geen geautoriseerde verkoper is van LEGO. De geschillenbeslechter constateert echter dat absoluut niet de indruk wordt gewekt dat er een commerciële of enig andere vorm van relatie zou bestaan tussen verweerder en eiser. De website stelt duidelijk dat verweerder eigenaar is van de verkochte producten. De conclusie is dat de relatie tussen verweerder en eiser voldoende duidelijk wordt gemaakt en dat aan de genoemde criteria wordt voldaan. Bijgevolg heeft verweerder een legitiem belang bij de domeinnaam en maakt hij daar bona fide gebruik van maakt.

De geschillenbeslechter wijst het gevorderde af.