Dossier

De betreffende domeinnamen zijn gekoppeld aan een website waarop de handelsnaam en de merken van eiser worden weergegeven. Het e-mailadres van eiser wordt weergegeven onder de contactgegevens op de website en bovendien wordt het e-mailadres gebruikt door verweerder om zich voor te doen als eiser. Daarnaast zijn de domeinnamen betrokken bij oplichtingsactiviteiten en zijn zij opgenomen op een zwarte lijst. Kortom, registratie en gebruik te kwader trouw van de betreffende domeinnamen.

De Geschillenbeslechter wijst de vordering af. Eiser heeft onvoldoende gesteld om minimaal prima facie aannemelijk te maken dat verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de domeinnamen. Daarnaast heeft eiser onvoldoende gemotiveerd dat de domeinnamen te kwader trouw zijn geregistreerd of worden gebruikt.

De Geschillenbeslechter is het eens met eerdere uitspraken van de WIPO dat het JCDecaux merk van Eiser een reputatie heeft. Bovendien is het woord geen ‘’woordenboekwoord’’ en zeer onderscheidend. Verweerder moet het merk van Eiser hebben gekend toen hij de betwiste domeinnaam registreerde. Kortom, gebruik en registratie te kwader trouw.

De toevoeging van de beschrijvende term ‘korting’ voorkomt de verwarrende overeenstemming niet. De Geschillenbeslechter neemt aan dat verweerder de domeinnaam heeft geregistreerd en gebruikt om zich bewust voor te doen als Eiser en om internetgebruikers te verwarren.

Eiseres en Gedaagde hebben vergelijkbare domeinnamen. Eiseres vordert overdracht van de domeinnamen van Gedaagde. De voorzieningenrechter oordeelt echter dat beiden gebruik maken van beschrijvende domeinnamen, zodat het gebruik van dergelijke aanduidingen, ook indien gevaar voor verwarring ontstaat, alleen onrechtmatig is indien bijkomende omstandigheden dat met zich meebrengen. Volgens de voorzieningenrechter is daarvan in het onderhavige geval geen sprake.

Ondanks het feit dat de registratiedatum van de domeinnaam dateert van vóór de registratie van Eiser haar Europese merken, oordeelt de Geschillenbeslechter dat er sprake is van gebruik te kwader trouw nu Verweerder de beweringen van Eiser niet heeft betwist. Eiser heeft door middel van eerdere screenshots aan kunnen tonen dat Verweerder de domeinnaam te kwader trouw heeft gebruikt.

De domeinnaam bestaat uit het merk van Eiser met daaraan de toevoeging ‘’en’’, waardoor het zelfstandig naamwoord ‘’easyswitch’’ verandert in het werkwoord ‘’easyswitchen’’. De Geschillenbeslechter acht de domeinnaam verwarringwekkend overeenstemmend met het merk en de handelsnaam van Eiser. Het feit dat Verweerder's B.V. meerdere domeinnamen heeft die beginnen met ‘’easy’’ gevolgd door een (beschrijvende) aanduiding zorgt niet voor een recht op of legitiem belang. Bovendien stelt de Geschillenrechter vast dat, gezien de mate van bekendheid van Eiser en het feit dat de diensten van Verweerder en Eiser in dezelfde economische sector vallen, Verweerder bekend was of bekend had moeten zijn met Eiser.

Verzoeker heeft de kantonrechter verzocht om Verweerder te veroordelen tot het wijzigen van de handelsnaam en de Domeinnaam zodat daarin in elk geval niet meer in voorkomt het woord ‘’ECOboard’’ of ‘’Eco Board’’. De kantonrechter is echter tot de conclusie gekomen dat Verweerder de Domeinnaam feitelijk niet kan wijzigen. Het gebruik kan slechts worden gestaakt. Het verzoek met betrekking tot het wijzigen van de Domeinnaam kan daarom feitelijk niet worden toegewezen. Dit betekent echter niet dat Verweerder geen inbreuk maakt op de handelsnaam als zij deze Domeinnaam als handelsnaam blijft voeren. 

Eiseressen vorderen overdracht van de Domeinnamen nu hierin het Merk van Eiseressen is opgenomen en hierdoor verwarringsgevaar ontstaat. De rechtbank overweegt dat er geen verwarringsgevaar bestaat in het onderhavige geval. Het met de Merken overeenstemmende teken wordt gebruikt voor – uitsluitend – de verkoop van de producten van Eiseressen waartoe Gedaagde bovendien gerechtigd is. Met het gebruik van het Merk in de Domeinnamen geeft Gedaagde aan dat zij een website exploiteert via welke producten van dat merk worden verhandeld.

Eiser heeft in 2016 de intellectuele-eigendomsrechten van de gefailleerde winkelhuisketen Vroom & Dreesmann (“V&D”) gekocht, waaronder diverse Benelux woordmerken met daarin opgenomen het woordelement SOHO. Eiser vordert overdracht van een domeinnaam waarin het woord SOHO is opgenomen. Eiser heeft echter te weinig gesteld en bewezen ten aanzien van registratie en/of gebruik te kwader te trouw. De vordering wordt afgewezen.