Zoek een uitspraak

Casa del Caffè Vergnano S.p.A. – Campo Largo B.V.

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
31-08-2016
Rolnummer:
DNL2016-0040
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
caffevergnano.nl
Eiser(es):
Casa del Caffè Vergnano S.p.A.
Verweerder:
Campo Largo B.V.
Resultaat procedure:
De vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Geschillenregeling: geen verweer, Merk
Domjur-nummer:
2016-1209
Publicatiedatum:
27-10-2016
Kern:

Eiser is een producent van Italiaanse koffie en verkoopt deze binnen Italië en internationaal onder het merk Caffè Vergnano. Verweerder heeft zonder toestemming van Eiser de domeinnaam caffèvergnano.nl geregistreerd maar maakt niet actief gebruik van de domeinnaam, Verweerder maakt wel gebruik van andere domeinnamen om Italiaanse koffie te verkopen. De geschillenbeslechter oordeelt dat de Domeinnaam te kwade trouw is geregistreerd, Verweerder moet zich bewust zijn geweest van Eiser en de merken van Eiser.

Samenvatting

Eiser is Casa del Caffè Vergnano S.p.A., een Italiaanse en internationale koffieproducent. Eiser is houder van het internationale en Europese merk CAFFÈ VERGNANO. De term Caffè Vergnano maakt ook deel uit van de handelsnaam van Eiser. Eiser is ook de eigenaar van verschillende domeinnamen, zoals caffevergnano.com, caffevergnano.net, caffevergnano.org en caffevergnano.us. Verweerder is Campo Largo B.V., gevestigd in Nederland. Verweerder heeft op 31 januari 2012 de domeinnaam caffevergnano.nl (hierna: de Domeinnaam) geregistreerd. Volgens Eiser is de Domeinnaam identiek aan, of stemt deze verwarringwekkend overeen met, de Merken en de handelsnaam van Eiser. Verder stelt Eiser dat hij nooit een licentie heeft verstrekt aan Verweerder om de Domeinnaam te gebruiken. Daarnaast beargumenteert Eiser dat Verweerder geen website heeft gekoppeld aan de Domeinnaam en geen actief gebruik maakt van de Domeinnaam. Uit eerdere beslissingen van de geschillenbeslechter zou volgens Eiser blijken dat het passief houden van een domeinnaam bewijs kan zijn van kwade trouw. Tot slot betoogt Eiser dat Verweerder zich wel bewust moest zijn geweest van de Merken en handelsnaam van Eiser, vanwege: de overeenkomsten tussen de bedrijven, de bekendheid van het Merk van Eiser en het feit dat dit ouder is dan de Domeinnaam en het feit dat de woorden ‘caffè Vergnano’ geen gangbare betekenis hebben. Wat betreft de overeenkomsten tussen de bedrijven van partijen: Eiser heeft geconstateerd dat Verweerder Italiaanse koffie verkoopt via de naam ‘Barlatto’ en hiervoor verschillende Barlatto domeinnamen heeft. Verweerder heeft geen verweer gevoerd.

De geschillenbeslechter stelt eerst vast of de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met de merken van Eiser in de zin van artikel 2.1 van de geschillenregeling. Volgens de geschillenbeslechter zijn de merken inderdaad beschermd onder Nederlands recht, echter voor de handelsnaam geldt dit niet. De handelsnaam zal dan ook buiten beschouwing worden gelaten. De Domeinnaam bestaat uit dezelfde elementen als de Merken, namelijk ‘caffè’ en ‘Vergnano’ -het eerste element is beschrijvend en het tweede element is onderscheidend-, verder is alleen het jaar ‘1882’ weggelaten uit de Domeinnaam. Daarom is de Domeinnaam tekstueel, visueel en fonetisch bijna identiek aan de Merken. Vervolgens stelt de geschillenbeslechter vast of Verweerder rechten op of legitieme belangen heeft bij de Domeinnaam. Eiser heeft prima facie aannemelijk gemaakt dat Verweerder geen rechten op of legitieme belangen bij de Domeinnaam heeft. Verweerder heeft deze argumenten niet weerlegd. De geschillenbeslechter heeft geen indicaties gevonden dat Verweerder op een andere manier wel een dergelijk belang of recht zou hebben. Tot besluit stelt de geschillenbeslechter vast of de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt in de zin van artikel 2.1 van de geschillenregeling. De geschillenbeslechter constateert dat, gezien het feit dat de Merken welbekend zijn en oudere rechten opleveren dan de Domeinnaam van Verweerder, het feit dat Eiser nooit toestemming heeft gegeven aan Verweerder om de Domeinnaam te gebruiken, het feit dat de woorden ‘caffè Vergnano’ geen gangbare betekenis hebben, en de aard van het bedrijf, Verweerder zich bewust is geweest of bewust zou moeten zijn geweest van Eiser. Daarnaast blijkt eerdere beslissingen van de geschillenbeslechter dat het incorporeren van een bekend merk in een domeinnaam zonder een duidelijke verklaring op zichzelf een indicatie is van kwade trouw. Op basis van deze omstandigheden concludeert de geschillenbeslechter dat ook aan de laatste voorwaarde is voldaan, er is sprake van registratie te kwade trouw.

De vordering wordt toegewezen.


Terug