Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Merck Sharp & Dohme Corp. - Stichting Icelt

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
23-11-2018
Rolnummer:
DNL2018-0057
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
steglatro.nl
Eiser(es):
Merck Sharp & Dohme Corp.
Verweerder:
Stichting Icelt
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2018-1320
Publicatiedatum:
27-03-2019
Kern:

Domeinnaam is identiek aan het merk van Eiser. Verweerder heeft toestemming gevraagd aan Eiser voor de registratie en/of gebruik van een overeenstemmend teken. Eiser heeft echter geen akkoord gegeven. Hieruit blijkt dat Verweerder op de hoogte was van het merk en dit leidt tot registratie en gebruik te kwader trouw.

Samenvatting

Eiser is Merck Sharp & Dohme Corp uit New Jersey. Eiser is een farmaceutisch bedrijf dat wereldwijd actief is, waaronder ook op de Nederlandse markt. Sinds 2015 is zij houder van het Europese merk STEGLATRO (hierna: Merk) en gebruikt zij haar merk voor een geneesmiddel tegen suikerziekte. Het geneesmiddel is sinds 21 maart 2018 op de Europese markt.  

Verweerder is Stichting Icelt uit Arnhem. Verweerder heeft op 12 maart 2018 de domeinnaam <steglatro.nl> (hierna: Domeinnaam) geregistreerd. Verweerder heeft daarnaast in 2018 aanvraag gedaan voor een Duits merk en een Benelux merk voor het teken STEG LATRO. Daarbij heeft Verweerder contact opgenomen met Eiser met de vraag of zij het teken ‘steglatro’ mocht gebruiken voor de verkoop van cosmetische producten onder de domeinnamen <steglatro.eu> en <steglatro.org>. Eiser heeft echter geen akkoord gegeven voor de registratie en/of gebruik van het teken. 

Eiser vordert nu overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). De Domeinnaam bevat het Merk in zijn geheel en hiermee is de Domeinnaam identiek aan het Merk van Eiser. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Bij de aanvraag van een merk dat overeenkomt met een domeinnaam wordt niet automatische een recht of legitiem belang gecreëerd. Verweerder heeft haar merkaanvraag ingediend een lange tijd na de registratie van het Merk van Eiser en, bovendien, heeft Eiser al aangegeven geen toestemming te willen geven voor het gebruik en/of registratie van een overeenstemmend merk. Uit het feit dat Verweerder toestemming heeft gevraagd aan Eiser blijkt dat Verweerder bekend was met het Merk. Tot slot merkt de Geschillenbeslechter op dat de term ‘steg’ ongebruikelijk is in de Nederlandse taal en dat Verweerder onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat ‘Latro’ verwijst naar een bekende predikant. Het blijft de Geschillenbeslechter dan ook onduidelijk hoe deze combinatie gerelateerd zou kunnen zijn aan de activiteiten van Verweerder. 

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). De Geschillenslechter is van mening dat Verweerder zich bewust moet zijn geweest van het Merk van Eiser. De Domeinnaam is identiek aan het Merk en bovendien heeft Verweerder al meerdere domeinnamen geregistreerd waarin het Merk is opgenomen. Hieruit blijkt dat Verweerder ervoor zorgt dat Eiser geen overeenkomstige domeinnaam kan hebben. Kortom, registratie en gebruik te kwader trouw.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam wordt overgedragen aan Eiser. 


Terug