Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Yellow Page Marketing – Yell Limited

Procedure:
hoger beroep
Instantie:
Gerechtshof ‘s-Gravenhage
Datum uitspraak:
11-07-2011
Rolnummer:
200.062.687/01
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
yellowpage-uk.com
Eiser(es):
Yellow Page Marketing B.V.
Verweerder:
Yell Limited
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Procesrecht
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
30-09-2011
Kern:

Samenvatting

Geïntimeerde is Yell, een organisatie die telefoongidsen (‘business directories’) met bijbehorende zoekdiensten (‘directory services’) exploiteert in een aantal landen waaronder het Verenigd Koninkrijk. Yell is houdster van o.a. het woordmerk Yellow Pages. Appellante is Yellow Page Marketing (YPM), een Nederlandse onderneming die houdster is van de domeinnaamregistratie van de webpagina ‘www.yellowpage-uk.com’. Op deze webpagina biedt YPM een business directory met bijbehorende zoekmogelijkheid aan. In eerste aanleg heeft Yell gevorderd YPM te gebieden iedere inbreuk op de merkrechten van Yell in het Verenigd Koninkrijk te staken en gestaakt te houden, o.a. door het gebruik van de domeinnaam ‘yellowpage-uk.com’. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen toegewezen. In hoger beroep betwist YPM de bevoegdheid van de Nederlandse rechter, dat de merken van Yell geldig zijn en dat er sprake is van een merkinbreuk.

YPM is gevestigd in Nederland. Bijgevolg is de Nederlandse rechter op grond van artikel 2 van Verordening (EG) nr. 44/2001 (hierna: EEX-Verordening) bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen van Yell. Binnen Nederland is de Haagse rechter bevoegd op grond van artikel 99 Rv, nu YPM is gevestigd in Den Haag. Het hof stelt vast dat de enkele betwisting van de geldigheid van een merkrecht niet meebrengt dat de Nederlandse rechter zijn bevoegdheid ter zake van de inbreukvorderingen verliest. Zolang het Hof van Justitie niet anders beslist, dient op grond van HR 30 november 2007, NJ 2008, 77 (Roche/Primus II) te worden aangenomen dat de enkele omstandigheid dat een nietigheidsverweer wordt gevoerd, niet meebrengt dat de Nederlandse rechter zijn bevoegdheid ter zake van de inbreukvorderingen verliest. In die situatie staat het de rechter vrij, zo heeft de Hoge Raad beslist, om de inbreukprocedure aan te houden in afwachting van het oordeel van de bevoegde buitenlandse rechter omtrent de geldigheid van het betrokken intellectuele-eigendomsrecht, doch alleen indien de eisende partij dat wenst. Naar het oordeel van het hof moet worden aangenomen dat de exclusieve-bevoegdheidsregel van artikel 22 sub 4 EEX-Verordening in dit geval geen toepassing vindt.

Het hof stelt voorop dat in deze zaak het Engelse recht (Trade Marks Act 1994) van toepassing is, daar de bescherming wordt ingeroepen voor het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk. In een eerdere zaak heeft de Engelse rechter geoordeeld dat Yellow Pages een bekend merk in het Verenigd Koninkrijk is, dat het publiek in het Verenigd Koninkrijk de woorden associeert met Yells bedrijf, en dat het onderscheidend is voor het publiek. Mede op grond hiervan is het hof van oordeel dat niet aannemelijk is geworden dat Yells merken op grond van de TMA nietig zijn.

Het hof concludeert dat YPM inbreuk maakt op het woordmerk ‘Yellow Pages’ van Yell door het gebruik van het woord ‘YellowPage’. De (beschrijvende) toevoeging ‘-UK.com’ doet daar niet aan af, en dat geldt ook voor het gebruik van het enkelvoud. Omdat de tekens van appellante voor identieke diensten worden gebruikt kan bij het publiek verwarring ontstaan tussen deze tekens en het merk (als bedoeld in artikel 10 lid 2 onder b TMA). Uitgaande van het oordeel van de Engelse rechter dat Yells merken in het Verenigd Koninkrijk bekende merken zijn, is dat verwarringsgevaar des te groter.

Het hof bekrachtigd het vonnis van de voorzieningenrechter.


Terug